Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Conclusie Nr. C07/056hr >Mr. D. W. F. Verkade

Dovnload 193.13 Kb.

Conclusie Nr. C07/056hr >Mr. D. W. F. Verkade



Pagina2/7
Datum16.09.2018
Grootte193.13 Kb.

Dovnload 193.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
5.14. De inhoud van het exclusieve merkrecht is te vinden in art. 2.20 BVIE (voorheen art. 13,A BMW(33)). Art. 2.20, lid 1 BVIE luidt:
'1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.'
5.15. De bepalingen onder a tot en met c van art. 2.20, lid 1 BVIE vormen de implementatie van art. 5, leden 1 en 2 van de Eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten, nr. 89/104/EEG, PbEG L 1989, 40 (hierna: Merkenrichtlijn of Richtlijn 89/104). Art. 2.20, lid 1, onder d BVIE correspondeert op zijn beurt met art. 5, lid 5 van de Merkenrichtlijn. Art. 5 van de Merkenrichtlijn luidt:
'1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

4. [...]


5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lid-staat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.'
5.16. Art. 2.23, lid 3 BVIE gaat over een beperking van het uitsluitend recht:
'3. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.'
Deze bepaling, die de implementatie vormt van art. 7 van Richtlijn 89/104, bevat de zogenaamde 'uitputtingsregel'(34). De merkhouder kan zich in het belang van het vrij verkeer van goederen niet tegen het gebruik van zijn merk verzetten voor zover de gemerkte waren of diensten door hemzelf of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht respectievelijk zijn verricht (zijn recht is uitgeput), tenzij hij gegronde redenen heeft zich wel tegen de verhandeling van de waren of het verrichten van de diensten te verzetten. Uitputting kan zich voordoen in verband met elk gebruik van een merk voor waren, als bedoeld in art. 2.20, lid 1, onder a, b en c BVIE.(35) Wederverkoop is daarmee in principe vrij.
5.C. Jurisprudentie van Nederlandse feitenrechters over Adwords, Metatags en merkenrecht
5.17. Zoals bleek, oordeelden in de onderhavige zaak tussen Portakabin en Primakabin zowel de voorzieningenrechter als het hof dat het bezigen van Portakabin (en portacabin, portokabin, en portocabin) g??n gebruik in de zin van (thans) art. 2.20, lid 1, onder a, b of c BVIE opleverde. Voor zover er sprake zou zijn van gebruik in de zin van lid 1 onder d achtte de Vzr. de bepaling niet toepasselijk nu Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit zodanig gebruik. Het hof nam in het licht van art. 2.20, lid 1, onder d (slechts) ongerechtvaardigdheid aan voor zover het merk (Adword) PORTAKABIN niet direct werd doorgelinkt naar de subpagina waarop Primakabin tweedehands units van Portakabin aanbiedt (rov. 3.6).
5.18. Op 9 januari 2008 (na de datum van re- en dupliek in cassatie) heeft de rechtbank 's-Gravenhage eindvonnis(36) gewezen in de bodemprocedure(37) tussen dezelfde procespartijen - Portakabin en Primakabin - als in onderhavige cassatieprocedure.(38),(39) Het gaat om een uitspraak die in menig opzicht afwijkt van het in onderhavige cassatieprocedure aan de orde zijnde arrest van het hof Amsterdam. De Haagse rechtbank heeft, voor zover hier van belang, geoordeeld:

- dat het gebruik van de Adwords moet worden aangemerkt als gebruik als merk in de zin van art. 2:20, lid 1, sub a BVIE. Dat betekent dat Portakabin in beginsel kan optreden tegen dit gebruik van haar merk (rov. 4.9-4.10);

- dat uitputting (art. 2.23, lid 3 BVIE) meebrengt dat Primakabin gebruik mag maken van het merk om reclame te maken voor haar handel in tweedehands Portakabin producten op voorwaarde dat (i) de reclame betrekking heeft op die Portakabin-producten en (ii) de wijze waarop het merk in de reclame wordt gebruikt geen gegronde reden geeft voor Portakabin om zich daartegen te verzetten (rov. 4.11-4.12);

- dat Portakabin zich ni?t kan verzetten tegen de inhoud van de advertentie (en het daarnaar leidende Adword-gebruik) voor zover deze na het intikken van het Adword verschijnt met het opschrift 'Gebruikte portakabins', maar w?l voor zover deze verschijnt met het opschrift 'Nieuwe en gebruikte units' (rov. 4.15);

- dat het opnemen in de advertentie van een link die verwijst naar de homepage van Primakabin geoorloofd is, nu het bij online reclame gebruikelijk is te verwijzen naar de homepage van de website van de adverteerder (rov. 4.17).
5.19. Vergelijkbaar met de Haagse rechtbank in de zojuist vermelde bodemzaak, ging de Vzr. Rb. Amsterdam in een vonnis van 25 januari 2001(40) (dat ook was aangespannen door Portakabin) uit van toepasselijkheid van art. 13,A, lid 1, onder b BMW op metatags. Hij oordeelde dat gedaagde [A] inbreuk maakte op het woordmerk Portakabin door op het internet gebruik te maken van de metatags 'portacabin' en 'portocabin' omdat gelet op de grote gelijkenis tussen merk en teken een re?el verwarringsgevaar bestaat tussen merk en teken (thans art. 2.20, lid 1, onder b BVIE). [A] ontbrak tevens de noodzaak gebruik te maken van de woorden portocabin en portacabin.
5.20. In een vergelijkbare zaak uit maart 2005, ook al weer aangespannen door Portakabin, werd eveneens geoordeeld dat het gebruik van de metatag en het Adword Portakabin en andere overeenstemmende tekens inbreuk maakte in de zin van art. 13,A lid 1, onder b BMW op het woordmerk Portakabin(41):
'Door het gebruik van het woord "portakabin" op hun websites en de hiervoor genoemde metatags en adwords op het internet, maken Brouwer c.s. in het economisch verkeer gebruik van een met het woordmerk Portakabin overeenstemmend teken. Gelet op de grote gelijkenis tussen merk en de door Brouwer c.s. gebruikte tekens bestaat een re?el verwarringsgevaar. Brouwer c.s. maken derhalve inbreuk op dat woordmerk.'
5.21. Portakabin heeft, zo bleek, al heel wat jurisprudentie uitgelokt.(42) Jurisprudentie tussen andere partijen toont eveneens een gevarieerd beeld. Ik geef een - niet volledigheid pretenderend - overzicht in kort bestek(43).
(a) Merkgebruik in de zin van art. 13,A, lid 1, a, b, of c BMW (2.20, lid 1, a, b, of c BVIE; art. 5, lid 1 onder a of b, of lid 2 Richtlijn 89/104) aangenomen:

- Hof 's-Hertogenbosch 1 februari 2005, IER 2005, nr. 50, p. 227 m.nt. ChG, LJN AU0684 (Porsche/Carrera) waar het o.a. ging over metatags. Evenwel geen inbreuk aangenomen, want geen ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen.

- Vzr. Rb. Breda 23 juli 2007, LJN BB0595 (Yonex/Belgro) waar het ging over o.a. metatags. Evenwel geen inbreuk aangenomen, want (ad criterium a) uitputting (art. 2.23 lid 3 BVIE); (ad b) geen verwarring; en (ad c) niet van toepassing.
(b) Merkgebruik in de zin van art. 13,A, lid 1, d BMW (2.20, lid 1, d BVIE; art. 5, lid 5 onder Richtlijn 89/104) aangenomen:

- Vzr. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, DomJur.nl 2000, 1, BIE 1999, nr. 49, p. 171, LJN AM3008 (Deutz c.s./ADT) waar het o.a. ging om metatags. Inbreuk aangenomen.

- Vzr. Rb. Amsterdam 16 december 1999, BIE 2001, nr. 85, p. 410, LJN AM2951 (Air Miles/Music Miles) waar het o.a. ging om metatags. Inbreuk aangenomen.

- Vzr. Rb. 's-Gravenhage 3 oktober 2003, IER 2004, nr. 24, p. 138, LJN AO8142 (Holiday cars/www.holidaycar.nl) waar het o.a. ging om metatags. Evenwel geen inbreuk aangenomen, gelet op het beschrijvend karakter van de woorden holiday en car.

- Rb. 's-Gravenhage 8 september 2004, LJN AR2220 (Credit Audit) waar het o.a. ging over metatags (rov. 3.22). Evenwel geen inbreuk aangenomen, gelet op het beschrijvend karakter van de woorden credit en audit.

- Hof 's-Hertogenbosch 1 februari 2005, IER 2005, nr. 50, p. 227 m.nt. ChG, LJN AU0684 (Porsche/Carrera) waar het o.a. ging over metatags. Evenwel geen inbreuk aangenomen want omdat Carrera onweersproken heeft gesteld dat zoekmachines niet of nauwelijks nog reageren op metatags, zodat Carrera daarvan geen profijt heeft.

- Vzr. Rb. Rotterdam 15 februari 2005, DomJur 2005-217 (Man Truck & bus c.s./NHG Trans International c.s.) waar het o.a. ging om metatags. Inbreuk aangenomen.

- Vzr. Rb. Middelburg 18 januari 2006, LJN AV1038; Computerrecht 2006, nr. 102, p. 220 m.nt. A.P. Meijboom (Sara Lee DE/Capriole). Evenwel geen inbreuk aangenomen: door het handelen van Capriole - die onder meer in Douwe Egberts producten van eiseres handelt - worden de websites van Sara Lee/DE niet minder bereikbaar; Capriole maakt gebruik van de mogelijkheden die internet biedt om hoog op de resultatenpagina's te komen.

- Vzr. Rb. Breda 23 juli 2007, LJN BB0595 (Yonex/Belgro) waar het ging over o.a. metatags. Evenwel geen inbreuk aangenomen, want geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen en reputatie van het merk.
(c) Merkgebruik in de zin van art. 13, A, lid 1, a, b, c of d BMW (2.20, lid 1, a, b, c of d BVIE; art. 5, lid 1 onder a of b, of lid 2, of lid 5 Richtlijn 89/104) in het midden gelaten:

- Hof 's-Gravenhage 8 maart 2001, Mediaforum 2001, nr. 25, p. 175 m.nt. Overdijk, BIE 2002, nr. 75, p. 427, LJN AM2815 (Monster Board/VNU), waar het ging om metatags. Na het intikken van het woord 'intermediair' verschijnt een advertentie met reclame voor Monster Board. Gebruik van deze metatag is evenwel geen inbreuk op het merk Intermediair, vanwege het gebruik van het woord intermediair in algemene betekenis. Het gebruik is ook niet anderszins onrechtmatig (Anders: Vzr. Rb. 's-Gravenhage 29 juni 1999, IER 1999, nr. 42, p. 219 m.nt. JK; BIE 2000, nr. 36, p. 143, LJN AH7920).


(d) Geen merkgebruik in de zin van een van de criteria van art. 13,A, lid 1, a, b, c of d BMW (2.20, lid 1, a, b, c of d BVIE; art. 5, lid 1 onder a of b, of lid 2 of lid 5 Richtlijn 89/104) aangenomen, althans betwijfeld:

- Rb. 's-Gravenhage 1 september 2004, BIE 2005, nr. 32, p. 111 (Crazy Pianos/Party Pianos). Executiegeschil. De rechtbank acht aan gerede twijfel onderhevig of het gebruik van het merk PARTY PIANOS als metatag gebruik als merk oplevert: het teken als zodanig is niet zichtbaar op de website, zodat betwijfeld kan worden of de diensten onder dat teken worden aangeboden. Hiermee samenhangend kan de vraag worden gesteld of het gebruik als metatag wel geacht moet worden op enigerlei wijze te hebben gediend als aanduiding van de herkomst van de diensten. Over het criterium onder d heeft geen debat plaats gevonden; niet kansloos is de stelling dat er een geldige reden is om 'party en 'pianos' of een combinatie daarvan als trefwoorden op te nemen.


5.D. Lessen uit de rechtspraak van de feitenrechters, en enige daarop voortbordurende observaties mijnerzijds over gebruik van merken als Adwords
5.22. De jurisprudentie van de Nederlandse feitenrechters laat al met al een divers en genuanceerd beeld zien. Gebruik onder de criteria a, b en/of c van art. 2.20, lid 1 BVIE (art. 5, lid 1, onder a of b, of lid 2 Richtlijn 89/104) wordt niet vaak aangenomen. Als dat w?l wordt aangenomen is daarmee nog geen inbreukmakend gebruik gegeven, vanwege uitputting (art. 2.23, lid 3 BVIE; art. 7 Richtlijn 89/104) of om andere redenen. De mate van onderscheidendheid/beschrijvendheid van het merk van de eiser blijkt een rol te spelen.

Onder criterium d van art. 2.20, lid 1 BVIE (het inbreukcriterium dat facultatief mogelijk gemaakt is door art. 5, lid 5 van Richtlijn 89/104) wordt 'gebruik' w?l vaak aangenomen. Onder deze ('Benelux'-)bepaling geniet de rechter veel vrijheid om al dan niet inbreuk aan te nemen. Het blijkt dat de feitenrechters van die vrijheid ruim gebruik maken. Ook hier blijkt de mate van beschrijvendheid van het merk van de eiser menigmaal een rol te spelen.

De rechters laten de bijzondere omstandigheden van het geval een rol spelen, overeenkomstig de geest waarvan in elk geval de Nederlandse civiele rechtspleging doortrokken is, en waarvoor het (geharmoniseerde) merkenrecht ook wel enige ruimte biedt. Dat relativeert - qua effect - de geconstateerde verscheidenheid.
5.23. Daarmee wil ik niet de ogen ervoor sluiten dat de feitenrechters ten deze soms ook van duidelijk verschillende rechtsopvattingen of 'grondhoudingen' lijken uit te gaan. Ik meen dat dit nuttig ge?llustreerd kan worden aan de hand van twee vonnissen, waarvan ik beide auteurs met ere noem.
5.24. Ik citeer eerst uit Vzr. Rb. 's-Gravenhage (mr. du Pon) 29 juni 1999(44), rov. 11-14:
'11. [...] Het moge zo zijn dat het feitelijk oproepen van de advertentie van The Monster Board (pas) geschiedt nadat een gebruiker van het internet het woord INTERMEDIAIR als zoekopdracht heeft ingetypt, de vraag is nu juist of het systeem dat tevoren is opgezet om dat effect te bereiken gebruik door The Monster Board van het merk INTERMEDIAR inhoudt. Die vraag wordt voorshands bevestigend beantwoord.
12. Daarvoor is redengevend dat ten processe is komen vast te staan dat op verzoek van en tegen betaling door The Monster Board in de betreffende zoekmachine software is ge?nstalleerd, welke - kort gezegd - bewerkstelligt dat bij het intypen van het woord INTERMEDIAIR door een willekeurige derde de advertentie van The Monster Board verschijnt. Dusdoende is het The Monster Board zelf die het merk INTERMEDIAIR (als eerste) heeft gebruikt door dit aan de exploitant van Vindex met het vorenomschreven doel op te geven, terwijl ook zij het is die - voortdurend - gebruikshandelingen verricht door de overeenkomst met Vindex in stand te houden en daarvoor betalingen te verrichten.
13. Dat voormeld gebruik kan gelden als gebruik in het economisch verkeer voor diensten waarvoor het merk is ingeschreven is voorshands al evenzeer aannemelijk. The Monster Board heeft dit met zo veel woorden erkend doordat zij ter terechtzitting te kennen heeft gegeven dat zij bij het magneetwoord INTERMEDIAIR adverteert

"... omdat zij daarmee haar doelgroep wil bereiken. Haar doelgroep bestaat uit de mensen die zoeken naar een bemiddelaar op het gebied van de arbeidsmarkt, omdat zij een nieuwe baan willen of zich willen ori?nteren op een nieuwe baan. Er bestaat een re?le kans dat die doelgroep een zoeksite als Vindex benadert en middels het intypen van het trefwoord INTERMEDIAIR op zoek gaat naar sites die in die behoefte kunnen voorzien"



(...).

Het vorenstaande maakt duidelijk dat The Monster Board met het gebruik van het magneetwoord INTERMEDIAIR geen andere bedoeling heeft dan belangstellenden, op zoek naar een carri?resite, via haar advertentie te bewegen 'door te klikken' naar haar carri?resite in plaats van naar de carri?resite van ??n van haar concurrenten, zoals VNU, waarmee dat gebruik kan gelden als gebruik in het economisch verkeer en wel voor diensten (meer in het bijzonder arbeidsbemiddeling en telecommunicatie) waarvoor de merken zijn ingeschreven.


14. Een en ander voert tot de slotsom dat de gewraakte handelingen van The Monster Board zijn aan te merken als gebruik in de zin van art. 13A, lid 1 onder a BMW en daarmee als inbreuk op de merken INTERMEDIAIR en INTERMEDIAIR ONLINE. [...]'
5.25. Ik citeer vervolgens uit Vzr. Rb. Middelburg (mr. Meulenbroek) 18 januari 2006 (Sara Lee DE/Capriole)(45), rov. 4.3-4.5:
'4.3. Sara Lee/DE maakt er op zich geen bezwaar tegen dat Capriole in haar reclame-uitingen en op haar websites melding maakt van het feit dat zij producten van DOUWE EGBERTS in haar assortiment heeft en ook niet tegen de wijze waarop Capriole dit doet. Hierin ziet Sara Lee/DE, terecht, geen inbreuk op haar merkrechten of onrechtmatig handelen van de kant van Capriole. Het gebruik van het merk DOUWE EGBERTS door Capriole voor en in de gesponsorde links en als metatags, waartegen de bezwaren van Sara Lee/DE zich uitsluitend richten, is evenwel niet wezenlijk verschillend van de overige wijzen waarop Capriole informatie verstrekt over en reclame maakt voor producten van DOUWE EGBERTS en voor het leveren van die producten door de eigen onderneming. Door het aanwenden van gesponsorde hyperlinks en metatags zal Capriole een internetbezoeker die gebruik maakt van ??n van de genoemde zoekmachines waarschijnlijk eerder de websites van Capriole treffen dan zonder het aanwenden daarvan gebeurd zou zijn. Daarmee is echter alles ook wel gezegd. Door Sara Lee/DE is, eveneens terecht, niet gesteld dat een internetbezoeker die bij een zoekmachine als zoekwoord "douwe egberts" intikt erop rekent of erop mag rekenen alleen websites die afkomstig zijn van Sara Lee/DE te treffen. Door het handelen van Capriole worden de eigen websites van Sara Lee/DE niet minder bereikbaar dan zij zonder dat handelen geweest zouden zijn. Capriole maakt gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt om hoog op de resultatenpagina's te komen en daardoor de kans te vergroten dat de eigen website wordt bezocht. Dat is, zonder bijkomende omstandigheden waarvan in dit geval niet is gebleken, ten opzichte van anderen die die mogelijkheden niet wensen te benutten niet als misbruik te kwalificeren.
4.4. Hierbij dient in aanmerking genomen te worden dat Capriole het merk DOUWE EGBERTS niet zonder geldige reden gebruikt. Capriole voert onder dat merk producten van Sara Lee/DE en de informatie die een internetbezoeker van Capriole ontvangt is dienovereenkomstig. Die informatie houdt tevens in dat Capriole ook andere producten voert, maar het feit dat op de website van Capriole ook of eerst die andere informatie zichtbaar wordt brengt op zich niet mee dat het gebruik van het merk DOUWE EGBERTS op de websites zonder geldige reden gebeurt. Hiervan uitgaande valt vooralsnog evenmin in te zien dat en waarom het gebruik van het trefwoord "douwe egberts" door Capriole voor en in de hyperlinks en als metatag een geldige reden ontbeert nu daardoor alleen wordt bewerkstelligd dat de websites van Capriole eerder worden bereikt dan anders het geval zou zijn.
4.5. Door Sara Lee/DE is verder vooralsnog niet aannemelijk gemaakt dat Capriole door het enkele gebruik van het trefwoord "douwe egberts" voor en in hyperlinks en als metatag, dus afgezien van het door haar op zich wel aanvaarde gebruik van haar merk op de websites van Capriole, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk DOUWE EGBERTS. [...]'
5.26. Ik dank de beide magistraten, omdat zij zo duidelijk de vinger leggen op (een) rechtspolitieke keuze(s) waaraan de hoogste rechter m.i. niet voorbij kan gaan.

In het eerstgenoemde (Haagse) vonnis wordt het merkenrecht, meer bepaald: het belang van de houder van het - ingeburgerde - ingeschreven merk vooropgesteld (ook al is dat merk tevens een beschrijvend woord).

In het tweede (Middelburgse) vonnis (waarin de metatag c.q. het Adword DOUWE EGBERTS allerminst een beschrijvend woord is, doch integendeel een bekend merk), gaat de voorzieningenrechter veeleer uit van wat hij ziet als de hedendaagse internet-realiteit, waarmee merkhouders moeten leven en waaraan het merkenrecht dus in de regel geen belemmeringen in de weg moet leggen.
5.27. Men zou mij kunnen verwijten dat ik met de boven weergegeven vonnissen 'een appel met een peer' vergelijk, omdat het bij de INTERMEDIAIR-zaak ging om een pure concurrent, en in de Sara Lee DE/Capriole-zaak om een wederkoper, die zich volgens Sara Lee DE (die natuurlijk ook andere distributeurs te vriend wil houden) te veel op de voorgrond drong, en bovendien via DOUWE EGBERTS als zoekterm ook links naar andere door hem verkochte, niet van Sara Lee/DE afkomstige, producten bood.

Ik geef toe dat het eerste geval op het eerste gezicht meer aanleiding geeft tot merkenrechtelijk wenkbrauwenfronsen dan het tweede. Gemeenschappelijk aan beide zaken is evenwel het gebruikmaken van internet resp. van internetzoekmachines als nieuw medium. En de boven bedoelde, aan mij mogelijk te verwijten niet-gemeenschappelijkheid, wordt gerelativeerd door de omstandigheid dat de merkhouder van INTERMEDIAIR een beroep deed op een (weliswaar als zodanig niet betwist) merk, dat voor menig lid van de desbetreffende doelgroep evenwel ook de betekenis heeft van tussenpersoon. Daaraan verbond het Haagse hof - dat het vonnis van de Vzr. vernietigde - dan ook consequenties(46).


5.28. Dat aspect speelt - naar hierboven al bleek - onmiskenbaar een rol in meer van de hierboven besproken zaken(47): ik herinner trefwoordgewijs aan Holidaycars, Credit Audit, Party Pianos en last but not least aan Portakabin (zelf)(48).

Van oudsher(49) is het probleem onderkend van de spanning tussen enerzijds lankmoedigheid bij het accepteren van min of meer beschrijvende termen als merk (het Gerecht van Eerste Aanleg van de EG in Luxemburg heeft daar sinds een jaar of tien de handen mee vol, bij beroepen tegen geweigerde Gemeenschapsmerken) en anderzijds, vervolgens de beschermingsomvang n? de nipte acceptatie (al dan niet na inburgering, vgl. art. 3, lid 3 Merkenrichtlijn) van zulke merken. In dit soort zaken spreekt men wel van angorakattengedrag van merkhouders.

1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 193.13 Kb.