Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Conclusie Nr. C07/056hr >Mr. D. W. F. Verkade

Dovnload 193.13 Kb.

Conclusie Nr. C07/056hr >Mr. D. W. F. Verkade



Pagina4/7
Datum16.09.2018
Grootte193.13 Kb.

Dovnload 193.13 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

5.50. Wie geneigd is daarop bevestigend te antwoorden, komt - op een glijdende schaal - voor steeds lastiger vragen te staan. Niet voor niets plaatsen detaillisten concurrerende artikelen van dezelfde soort dicht naast elkaar in de schappen. Niet voor niets wordt een nieuw product (bijv. een zonnebrandmiddel) van een nieuwe aanbieder d??r ge?ntroduceerd, en bij voorkeur - mogelijk bevorderd door een extra bonus voor de detaillist - naast het merk van de marktleider. Gebruik van het merk van de marktleider?(80)

Ander voorbeeld: een klant is ge?nteresseerd in een flat screen tv-scherm van het merk Bang & Olufsen (B&O), en vraagt de detaillist daarnaar. De detaillist overhandigt die klant zijn brochure waarin vier bladzijden gaan over tien flat screens van diverse merken. Daar komt B&O wel in voor, maar pas op de laatste bladzijde en relatief klein; daarv??r staan, veel groter (mogelijk dankzij een fabrikantenbijdrage aan de detaillistenbrochure) Philips, Sony, enz. Mogelijk zijn de marges van Philips, Sony en anderen voor de detaillist ook hoger dan die van B&O... Is nu de overhandiging door de detaillist van de brochure met de vooropstelling van producten van andere merken gebruik door de detaillist van het door de consument genoemde merk B&O(81)?

Nog een voorbeeld is het gesofisticeerd gebruik van loyalty cards (klantenkaarten) door detaillistenketens. Hoewel beheerst door de (goeddeels geharmoniseerde) regels voor privacybescherming, kunnen de ondernemers aan de geregistreerde gegevens over het koopgedrag van de consument informatie ontlenen waarop gerichte acties kunnen worden gebaseerd. Zo kan detaillistenketen A weten dat 40% van zijn klanten voor een bontwasmiddel meestal merk X van producent P verkiest, en ook wie de (tienduizenden) klanten zijn die tot deze 40% behoren. Het is interessant voor een concurrerende wasmiddelenfabrikant Q om in samenwerking met de detaillistenketen A aan deze klanten een gerichte aanbieding te doen voor zijn bontwasmiddel Y (waarvoor A zich in enigerlei vorm zal laten belonen). Merkgebruik door A en Q van het merk X (dat in de aanbiedingen aan de consumenten niet genoemd wordt)?
5.51. Ik constateer dat Primakabin de 'onzichtbaarheid' van de Adwords PORTAKABIN, portacabin, portokabin, portocabin niet als argument tegen het aannemen van merkgebruik in de strijd geworpen heeft. De voorzieningenrechter en het hof te Amsterdam zijn hieraan voorbijgegaan omdat het tussen partijen niet een geschilpunt was. In cassatie is het als zodanig niet aan de orde(82).

Dat doet er niet aan af dat de Hoge Raad de hier bedoelde 'onzichtbaarheid'-kwestie m.i. toch in de prejudici?le vraagstelling - die ik om andere redenen onvermijdelijk acht - zou kunnen 'meenemen'. Immers, indien - in een andere zaak - zou blijken dat dit punt w?l beslissend is - of (mede-)beslissend kan zijn - voor de vraag of gesproken kan worden van gebruik in merkenrechtelijke zin, en indien het antwoord (deels) ontkennend zou luiden, kan aan de verdere door de Hoge Raad te stellen vragen naderhand - althans wat de rechtsvorming betreft - de bodem blijken te ontvallen. Dat is geen aantrekkelijke optie voor de Hoge Raad (en - naar het mij voorkomt - ook niet voor het Hof van Justitie van de EG).(83) Aldus laat zich aannemen dat een oordeel van het Hof van Justitie over (ook) deze kwestie noodzakelijk - in de zin van art. 234 EG - te achten is voor het door de Hoge Raad te wijzen arrest.


5.52. Ik constateer terzijde nog dat het Benelux-Gerechtshof zich over 'onzichtbaar' merkgebruik heeft uitgesproken in een zaak over het louter aanbrengen van het merk in de Benelux op producten die vervolgens in gesloten containers vervoerd werden naar havens, en vandaar verder vervoerd naar verkooppunten in landen waar het merk g??n inbreuk maakte op enig recht van de Benelux-merkhouder. Kortom, een zaak in de sfeer van de aloude 'exportmerken'-problematiek. Bij arrest van 13 juni 1994 (Champion) (84), oordeelde het BenGH, onder verwijzing naar de tekst van het toenmalige art. 13, A onder 1 BMW en naar de wetsgeschiedenis, en voorts onder verwijzing naar de artikelen 5, lid 3, onder a(85), en 10, lid 2, onder b van de inmiddels tot stand gekomen (en in werking getreden) Richtlijn 89/104:
'22. Het binnen het Beneluxgebied door een ander dan de merkhouder aanbrengen van een merk op waren waarvoor dit merk is ingeschreven of op soortgelijke waren, levert gebruik op van dit merk in de zin van artikel 13 onder A.1. van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied en de van het merk voorziene waren buiten de onderneming van degene die het op de waren aanbracht, binnen het Beneluxgebied niet door het publiek kunnen worden waargenomen.'
Gielen(86) bezigt het voorbeeld van de exportmerken ter adstructie van zijn stelling dat de onzichtbaarheid van Adwords merkenrechtelijk niet aan door art. 5 van Richtlijn 89/104 bedoeld 'gebruik' zou afdoen. Naar hieronder in nr. 5.53 e.v. zal blijken, acht ik een meer genuanceerde benadering geboden(87).
5.F.2. Kwalificatie als merkgebruik in de zin van een van de criteria van art. 5, lid 1 onder a of b, of lid 2, dan wel lid 5 Richtlijn 89/104 (art. 13,A, lid 1, a, b, c of d BMW; 2.20, lid 1, a, b, c of d BVIE)
5.53. Diverse arresten van het Hof van Justitie van de EG hebben betrekking op de vraag wanneer (zichtbaar) van gebruik als merk in de zin van de vaker genoemde bepalingen van Richtlijn 89/104 respectievelijk het BVIE (respectievelijk de tot 1 september 2006 vigerende Benelux-Merkenwet) kan of moet worden gesproken.

Daarover aanstonds meer, maar eerst past de vooropstelling dat volgens vaste rechtspraak van het HvJ EG de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen, dat aan een consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar van verwarring.(88) De 'impact' van deze regel is tweeledig: daar waar (daadwerkelijk) verwarringsgevaar(89) aan de orde is, dient aan bescherming niet getornd te worden; maar daar waar verwarringsgevaar afwezig is resp. de herkomstfunctie van het merk niet in het geding is, ligt de voorrang voor het vrij verkeer van goederen en diensten voor de hand.(90) Speyart heeft dit aangeduid als een (EU)-merkenrechtelijke 'rule of reason'(91).

Ik zal, tegen de achtergrond van de onderhavige zaak Portakabin/Primakabin, hieronder enige handen vol arresten noemen, maar ik meen dat er ??n arrest van het HvJ EG is dat de problematiek van de onderhavige Adwords-kwestie het meest nabij is, en daarvoor richtinggevend geacht zou kunnen worden. Dat is het arrest BMW(92)/Deenik van 23 februari 1999(93).
BMW/Deenik

5.54. De zaak BMW/Deenik had betrekking op het verschijnsel van bekendmaking resp. reclame door een niet tot het georganiseerde dealernet van een (auto-)fabrikant/merkhouder behorende handelaar/reparateur, die zich w?l (mede) toelegt op dat bepaalde merk. Mag hij in het kader van zijn bedrijfsuitoefening en in reclame dat automerk noemen, en zo ja hoe ver mag hij daarin gaan?

Dit casustype was op zichzelf niet nieuw. In Nederland werd er in de jaren '20 van de vorige eeuw al over geprocedeerd(94): toen evenwel op basis van het - ongeschreven - recht inzake de oneerlijke mededinging (art. 1401 BW (oud)). Merkinbreuk was destijds niet aan de orde.

Nadat Nederland in 1971 de Benelux-Merkenwet gekregen had, met zijn ruime omschrijving in art. 13 van de rechten van de merkhouder, gingen merkhouders het merkenrecht erbij betrekken(95). De praktische resultaten waartoe de lagere rechtspraak kwam, zowel onder toepassing van art. 1401 BW (oud), als onder toepassing van het (toen) nieuwe merkrecht, liepen niet zo erg uiteen: de 'outsider' mocht w?l laten weten dat hij de merkauto's verkoopt (nieuw en tweedehands) en repareert, maar hij mocht niet de indruk wekken dat hij tot het georganiseerde dealernet behoort, en hij mocht het merk ook niet te uitbundig gebruiken. Ten aanzien van de wettelijke constructie toonde de lagere rechtspraak echter veel verscheidenheid.


5.55. Op deze plaats valt reeds een m.i. interessante parallel te constateren tussen de problematiek van reclame van outsiders als Deenik, en adverteerders op internet die merken van anderen als Adwords gebruiken. De boven besproken (lagere) Adword-rechtspraak laat zien dat er volgens veel rechters merkenrechtelijk ongehinderde mogelijkheden zouden moeten zijn (vooral naar mate het merk een relatief beschrijvender karakter heeft), maar dat er w?l grenzen getrokken moeten kunnen worden (voor zover sommige rechters al niet van een totaalverbod van gebruik van merken als Adwords willen uitgaan). En evenzo zijn de wettelijke constructies waarmee men tot deze resultaten komt, verschillend. Dit is eenzelfde worsteling als zich in de 20e eeuw voordeed bij het verwijzen in advertenties naar (auto-)merken door 'onafhankelijke' (niet bij een door de fabrikant georganiseerd distributienet aangesloten) wederverkopers en serviceverleners.
5.56. In 1993 kwam een voorloper van de BMW/Deenik-merkenzaak bij het Benelux-Gerechtshof: de zaak Mercedes/Haze(96). Terwijl de lagere rechtspraak een merkenrechtelijke beoordeling tot dan toe doorgaans gegeven had op basis van ander gebruik in de zin van art. 13,A, lid 1, onder 2 (oud) Benelux-Merkenwet, waarvoor binnen zekere grenzen evenwel een 'geldige reden' kon bestaan, was er ook rechtspraak die oordeelde op basis van art. 13,A, lid 1, onder 1 (oud) van de wet: gebruik voor waren, welk gebruik evenwel gelegitimeerd werd door art. 13,A, lid 3 (de uitputtingsregel zoals die thans in art. 7 van Richtlijn 89/104 en art. 2.23, lid 3 BVIE te vinden is)(97).

Na een prejudici?le vraag van de Hoge Raad, nam het Benelux-Gerechtshof in deze Mercedes/Haze-zaak als uitgangspunt de benadering via art. 13,A, lid 1, onder 1 en 13,A, lid 3. Daarop volgde echter een aanvulling: als het gebruik bepaalde grenzen overschrijdt, dan wordt (ook) de regeling van art. 13,A, lid 1, onder 2 toepasselijk; de mogelijkheid van schade voor de merkhouder moest dan snel worden aangenomen, en van een rechtvaardigende 'geldige reden' zou haast nooit sprake zijn (rov. 21). De door het BenGH getrokken grenzen stonden in rov. 19-20: 'gerede kans [dat] door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor meer bedoeld aankondigen gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een kwaliteitssuggestie (zoals het bestaan van een bijzondere relatie tussen zijn onderneming en de merkhouder of diens licentienemer)'.



Hoewel A-G Mok bij het Benelux-Gerechtshof daarop aangedrongen had, heeft dat hof in deze Mercedes/Haze-zaak geen prejudici?le vragen aan het Hof van Justitie gesteld.
5.57. Ik keer terug naar de zaak BMW/Deenik, met in wezen dezelfde inzet als de zaak Mercedes/Haze. Nu werden w?l vragen aan het Hof van Justitie van de EG gesteld (door de Hoge Raad). De uitkomst mag al bekend heten. Anders dan door de Hoge Raad in zijn vraagstelling aan het HvJ EG gesuggereerd(98), wees Europa's hoogste merkenrechter de duale benadering van het BenGH in Mercedes/Haze af. Het HvJ EG koos voor toepassing van art. 5, lid 1 van Richtlijn 89/104, als beperkt door art. 6 en 7 van die Richtlijn, en wees het parcours van art. 5, lid 5 dus af. Ik citeer uit het dictum van het arrest:
'2) Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van art. 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.
3) De artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerci?le band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de ondernemer van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.'
Ik vermeld hier voorts een essenti?le, niet in het dictum terug te vinden overweging (rov. 53) van het arrest, waarop ik verderop nog terug kom:
'53. Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerci?le band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, dan vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.'
Hiermee werd d?t criterium voor ongeoorloofdheid (zoals door het BenGH nog aangenomen in de Mercedes/Haze-zaak) van de hand gewezen.
5.58. Aldus vond het Hof van Justitie, door toepassing van art. 5, lid 1 in verbinding met art. 6 en 7 van Richtlijn 89/104, een evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen, naar welk evenwicht hij ook op zoek was. Vgl. rov. 62:
'62. Evenals artikel 7 beoogt artikel 6 van de richtlijn immers de fundamentele belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrij verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven [...].'
Dit evenwicht zou eventueel ook bereikt kunnen worden door het gebruik door Deenik te kwalificeren als gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren' in de zin van art. 5, lid 5 van Richtlijn 89/104. Het Hof gaf dat in zekere zin zelf aan in rov. 30:
'30. Ten slotte moet, mede gelet op de pleidooien voor het Hof, worden beklemtoond, dat de eventuele kwalificatie van het betrokken merkgebruik als gebruik in de zin van de ene dan wel de andere specifieke bepaling van artikel 5 niet noodzakelijkerwijs consequenties voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het betrokken gebruik heeft.'
5.59. Het Hof van Justitie heeft evenwel - klaarblijkelijk - willen kiezen voor beoordeling onder art. 5, lid 1 in verbinding met art. 6 en 7 van Richtlijn 89/104 in plaats van endossering naar art. 5, lid 5 (voor zover lidstaten een zodanige bepaling in hun merkenwetgeving kennen).

Met name in landen waar van oudsher merkenrechtelijk relevant gebruik beperkt werd geacht tot het gebruik om eigen waren of diensten te onderscheiden, en dus in het bijzonder in Duitsland(99), heeft de kwalificatie van merkgebruik als dat van Deenik als gebruik in de zin van art. 5, lid 1, in de literatuur de gemoederen in beweging gebracht(100). Op merkenrechtelijk-dogmatische gronden was een andere keuze zeker mogelijk geweest.


5.60. Niettegenstaande de 'juridisch-technische' argumentatie in rov. 36-39 van het arrest, moet de doorslaggevende reden voor het Hof van Justitie om te kiezen voor kwalificatie als 'gebruik voor waren of diensten' onder art. 5, lid 1, geweest zijn de (in het arrest niet met zo veel woorden uitgesproken) wens om op dit - voor het vrije verkeer van goederen belangrijke - deelgebied van het merkenrecht een communautairrechtelijke controle aan zich te houden(101). Lid 5 van art. 5 was immers een (voor de Benelux-staten bedoelde) 'toegelaten' constructie van nationaal merkenrecht. Communautaire controle over zulke nationale bepalingen (of toepassing van niet geharmoniseerd nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging) in BMW/Deenik-achtige zaken zou weliswaar niet (volledig) uitgesloten zijn, gegeven de immanente regels van art. 28 en 30, resp. art. 49 EG (destijds art. 30 en 36, resp. 59-60 EEG-Verdrag), waaraan ook de toepassing van art. 5, lid 5 en het nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging zou moeten voldoen. Indien die toetsing minder ver kan gaan, zou dat een aderlating ten koste van de verdragsvrijheden zijn. Indien die toetsing even ver kan gaan, is er sprake van een weinig elegante 'omweg', gegeven de behoefte van Merkenrichtlijnwetgever tot harmonisatie van het merkenrecht juist met het oog op het vrij verkeer van goederen en diensten.
5.61. In de (geheime, maar gemakkelijk te raden) raadkameroverwegingen van het Hof van Justitie zal allicht een rol gespeeld hebben, dat bij een keuze voor toepasselijkheid van art. 5, lid 5 (in plaats van art. 5, lid 1) bekend was hoe de Benelux-staten van hun vrijheid onder art. 5, lid 5 gebruik zouden (blijven) maken. Het Benelux-recht zou aan wederverkopers/serviceverleners dan ??k verbieden het gebruik van het merk 'indien de gerede kans bestaat dat door de wijze waarop het merk voor deze aankondigingen wordt gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een kwaliteitssuggestie' (los van het suggereren van het bestaan van een bijzondere relatie tussen zijn onderneming en de merkhouder of diens licentienemer). Dat was immers tevoren de stand van de Benelux-rechtspraak ingevolge het eerder genoemde Mercedes/Haze-arrest, en die optie maakte deel uit van de vraagstelling van de Hoge Raad aan het HvJ EG in de BMW/Deenik-zaak(102). Die vrijheid wilde het HvJ EG aan de Benelux-staten (en andere staten) dus niet geven, getuige de eerder (in nr. 5.57) geciteerde rov. 53 van het arrest.
Latere jurisprudentie van het HvJ EG

5.62. Hoewel het BMW/Deenik-arrest van het HvJ EG nog geheel overeind staat (zie rov. 27 van zijn hierna in nr. 5.70.1 aan te halen arrest Opel/Autec van 2007) en hoewel - als gezegd - dat arrest m.i. (het meest) richtinggevend is voor de onderhavige Adwords-zaak, zal ik daaraan niet het excuus ontlenen om voorbij te gaan aan latere jurisprudentie van het HvJ EG over het toepassingsgebied van art. 5, leden 1 en 2 (en lid 5) van Richtlijn 89/104.

Zoals bleek, is de grensbepaling van het 'gebruik voor waren en diensten' in de zin van art. 5, lid 1 (en art. 5, lid 2) - in tegenstelling tot 'ander gebruik' - voor het HvJ EG een delicate materie, waarbij een spanning bestaat tussen klassieke opvattingen in heel wat lidstaten over al dan niet merkenrechtelijk in aanmerking te nemen ('markenm?ssig') gebruik enerzijds, en anderzijds de wenselijkheid om met het oog op het door art. 28 en 30, resp. 49 EG voorgeschreven primaat van de vrijheid van goederen- en dienstenverkeer zo min mogelijk beperkingen van die vrijheid aan de lidstaten over te laten(103).
5.63. Ik constateer dat binnen- en vooral buitenlandse commentatoren van latere jurisprudentie van het HvJ EG zich vaak met relatieve uitbundigheid storten op een beoordeling vanuit de optiek van wat 'gebruik voor waren en diensten' naar de klassiek-dogmatische merkenrechtelijke opvattingen zou moeten zijn, respectievelijk op het zoeken naar daarmee samenhangende consistenties of inconsistenties in de jurisprudentie van het Hof. Dat is begrijpelijk, niet alleen omdat de desbetreffende geleerden daarvoor nu eenmaal geleerd hebben, maar ook omdat het Hof van Justitie daartoe zelf uitlokt. Het HvJ EG argumenteert immers zelf zijn beslissingen tegen de achtergrond van merkenrechtelijke dogmatiek (zie bijv. rov. 36-39 in BMW/Deenik), waarmee het Hof zich in zoverre (nodeloos?) kwetsbaar opstelt.

Zoals - naar ik hierboven uiteenzette - in de zaak BMW/Deenik wars van merkenrechtelijk-dogmatische argumenten, het belang van de Verdragsvrijheden en de controle daarop door het HvJ EG zo veel mogelijk binnen beoordeling onder de Merkenrichtlijn (89/104), de doorslag moet hebben gegeven, zonder dat het Hof dat argument in zijn arrest uitsprak, zo meen ik de latere jurisprudentie van het HvJ EG in dat licht te moeten duiden. Ik zal dus, ook waar in die latere jurisprudentie de - al dan niet te grote - merkenrechtelijke hinder voor de Verdragsvrijheden niet (expliciet) als centraal toetsingspunt is verwoord, proberen de uitspraken tegen die achtergrond te verklaren.


5.64. Robeco/Robelco (2002). In deze zaak (wederom een Benelux-zaak) ging het om de beoordeling van compatibiliteit van de handelsnaam Robelco met het merk Robeco op basis van de bepaling in de Benelux-merkenwet (art. 13,A, 1 onder d) die met art. 5, lid 5 van de Richtlijn correspondeerde. De (Belgische) rechter stelde het HvJ EG een uitlegvraag over die bepaling. Het Hof van Justitie(104) antwoordde dat art. 5, lid 5 de lidstaten die zulks wensen, vrij laat om tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, een vergaande bescherming te geven (rov. 35 en dictum). Daaraan liet het Hof voorafgaan dat zodanig gebruik van een teken geen voorwerp van communautaire harmonisatie is (rov. 30-31), hetgeen bevestigd wordt door de derde overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt verklaard dat deze kan volstaan met het aanpassen van de bepalingen van nationaal recht die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, en de zesde overweging die nationale regels op het gebied van onder meer de oneerlijke mededinging niet uitsluit (rov. 32).

Hier treffen wij een tamelijk expliciete argumentatie aan van het onvoldoende communautaire belang van harmonisatie voor zover het optreden van merkhouders tegen (nationaal) handelsnaamgebruik gaat.

Dat veronderstelt evenwel dat het handelsnaamgebruik niet tevens (pseudo)-merkgebruik is. Daarover gaan de twee volgende zaken.
5.65. Anheuser-Busch (Budweiser) (2004). Gelet op de Amerikaanse eiseres Anheuser-Busch stond het Hof in deze door de Finse rechter verwezen zaak voor de uitleg van de met art. 5, lid 1 en art. 6 van Richtlijn 89/104 zakelijk overeenstemmende artikelen 16 en 17 Trips-Verdrag. Het biermerk BUDWEISER was voor Finland in handen van Anheuser-Busch. Zij wenste een verbod wegens merkinbreuk tegen de etiketten van de Tsjechische brouwer Bud?jovicky Budvar, voor zover daarop - onder die naam - in kleinere letter de aanduiding 'Brewed and Bottled by the brewery Budweiser Budvar' voorkwam. De vraag aan het Hof van Justitie was of op grond van de genoemde artikelen ook tegen dat gebruik kon worden opgetreden.

Het HvJ EG(105) oordeelde:


'60. Dat is in het bijzonder het geval indien het aan de derde verweten gebruik van het teken de indruk doet ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren van de derde en de onderneming waarvan deze waren afkomstig zijn. Dienaangaande moet worden nagegaan of de betrokken consument, waaronder ook de consument aan wie de waren worden getoond nadat zij het verkooppunt van de derde hebben verlaten, in het aldus door de derde gebruikte teken een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing kan zien dat de waren van de derde afkomstig zijn van die onderneming (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punten 56 en 57(106)).
[...]
64. Indien evenwel blijkt uit de door de verwijzende rechter te verrichten controles, bedoeld in punt 60 van het onderhavige arrest, dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken voor een ander doel wordt gebruikt dan ter onderscheiding van de betrokken waren - met name als handelsnaam of als maatschappelijke benaming - dient overeenkomstig art. 5 lid 5 van Richtlijn 89/104 naar de rechtsorde van de betrokken lidstaat te worden gekeken teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming van de merkhouder die beweert schade te lijden ten gevolge van het gebruik van dit teken als handelsnaam of maatschappelijke benaming (zie arrest van 21 november 2002, Robelco, C-23/01, Jur., p. I-10913, punten 31 en 34).'
1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 193.13 Kb.